前言
我国商标法实行商标自愿注册制度，由此产生了注册商标和未注册商标。两类商标在市场中均可以进行使用，但是在司法实践中，长期以注册商标作为权利保护的依据，实际使用而未注册的商标较难得到法律的保护。随着社会整体知识产权保护意识的提高以及为企业带来的市场竞争优势加之个别企业知识产权保护意识的淡泊，因此导致出现恶意抢注现象时有发生。而抢注他人商标的情形一旦得逞，他人就丧失了商标权益，反而会侵害了被抢注人的正当权益。如果对这种行为不加以规制，市场秩序将会陷入不安与紊乱。2013年《商标法》第59条对非注册商标先用权制度的创设和建立，体现了商标法保护的本质，即保护的是某标识通过具体的实际使用行为，与特定服务来源产生的一一对应的关系，而不仅仅是注册这一行为。
本人曾经作为被告诉讼代理人之一，成功的代理了天津市首例以非注册商标对抗注册商标的“默克”和“MK”商标侵权案件并取得胜诉。该案充分体现了商标侵权诉讼中非注册商标先用权抗辩在司法实践中的成功适用。
一、办案回顾
（一）案情回放
北京默克XX有限公司（以下简称“原告”）于2012年7月26日向国家商标局提出涉讼商标第11264160号“默克”商标的注册申请，于2013年12月21日获得核准，核定使用商品第20类：家具；塑料包装容器等。另一涉讼商标第9156045号“MMK及图”商标由段某于2011年2月28日向国家商标局提出注册申请，于2012年3月7日获得核准，核定使用商品第1类：电镀制剂、柔软剂等。2013年1月27日，原告以受让的方式获得该商标权。
天津默克XX有限公司（以下简称“被告”）于1997年12月1日成立，经营范围包括金属表面处理技术开发；硫酸锌镀锌光亮剂、氯化钾镀锌光亮剂制造；五金、化工、机械设备、有色金属材料、润滑油脂零售兼批发等。被告成立后，即长期从事电镀制剂、电镀增加剂产品的生产与销售，并使用“默克”和“MK”标识于上述电镀制剂产品的容器表面。
2014年6月11日，原告至被告处，购买被告制造、销售的电镀制剂产品并进行了公证。2014年7月11日，原告作为“默克”、“MMK及图”注册商标的所有权人，以被告未经原告同意，在其销售的化工产品中使用“默克”和“MK”商标，侵害了原告的商标权为由，向法院起诉被告侵犯其涉讼商标专用权，要求被告立即停止侵权，赔偿其经济损失人民币五十万元等。
（二）确定先用权抗辩思路，制定层层深入的代理方向。
本人作为被告的委托代理人之一，在与被告进行充分沟通并分析案情后，一方面遗憾于被告因仅重视生产经营、忽视商标保护而导致的知识产权财产流失，另一方面担忧被告因该疏忽导致十余年来的品牌宣传、辛苦经营付之东流，造成更大的遗憾和经济损失。为保护被告的合法权益和公平正义，经过反复讨论和分析，我们将本案的抗辩重点置于：被告对“默克”、“MK”标识是否具有商标先用权。
1、商标先用权的法律依据
所谓商标先用权，是指在他人获得商标权之前已经使用该商标的所有人，享有在原有范围内继续使用该商标的权利。
商标先用权制度是商标法为克服登记注册制的缺陷，弥补申请在先原则的不足而设计的一种补救措施，目的在于平衡商标注册人和在先使用人的利益。在我国的商标管理保护体系中，我国商标法曾被认为采取的是一种“近乎绝对的商标取得确权模式”。但随着市场经济的逐步发展，纯粹的注册制度所带来的商标领域大量囤积居奇、待价而沽的权利异化现象，使理论界和实务界不得不开始认真反思商标法未来的制度走向，对使用原则的考量和未注册商标的保护等问题。【1】在实际经营中，如果不保护未注册商标，商标在先使用人使用多年的商标就有可能被他人抢注，在先使用人仅仅因为自己在先使用的商标与在后注册的商标相同或近似就不能使用，这显然是不公平的。因此，在《商标法》第三次修改的过程中，以商标先用权抗辩制度的引入为代表，我国现行商标法更好地体现了对商标和商标权基本功能和价值理念的回归。
《中华人民共和国商标法》第59条规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”
根据上述法律规定，使用人的使用行为发生在注册商标的申请日之前，使用的对象是相同或者类似商品上的相同或者近似并有一定知名度的商标，使用人在申请日之后的使用行为以原有范围为限等条件满足的情况下，使用人方可主张商标先用权抗辩。
2、以商标先用权抗辩为重点，实行多角度抗辩的代理思路。
首先，被告“默克”字号的取得早于原告涉讼商标的申请日，享有合法的在先权利。被告于1997年12月1日成立，企业字号始终为“默克”并连续使用，而涉讼商标“默克”于2012年7月26日提出注册申请，后于2013年12月21日获得核准。可见，被告取得并使用“默克”字号的时间远早于原告涉讼商标申请日。被告的“默克”字号构成了相对于原告涉讼商标的在先权利，原告不能以在后取得的注册商标禁止被告在先取得的字号的继续使用。
其次，被告使用“默克”、“MK”商标，亦早于原告涉讼商标的申请日。被告成立后，始终使用“默克”、“MK”商标进行电镀制剂产品的生产及销售，远远早于涉讼商标注册申请日。也就是说，原告申请涉讼商标前，被告在同类商品上已经使用与注册商标“默克”、“MMK及图”近似的“默克”、“MK”商标，原告无权以在后取得的注册商标禁止被告对在先使用的未注册商标的继续使用。
最后，被告使用的“默克”及“MK”商标已经具有了相当的知名度。证据表明，被告为扩大“默克”、“MK”商标在行业内的知名度，曾付出巨大的精力及财力进行推广宣传，并获得过诸多企业荣誉及行业奖项，被告使用的“默克”及“MK”商标在相关公众中是享有知名度和影响力的。被告无论在企业、产品及商标，在同行业内均远比原告及涉讼商标更具有知名度和影响力。
我们同时认为，原告是在明知被告享有“默克”商标先用权并已经在行业内具有一定影响的情况下，视被告的合法权利于不顾，违反基本的诚实信用原则，恶意将“默克”抢注为商标，以此达到抢夺被告的市场份额，与被告进行不正当竞争的目的。
经过论证，我们认为被告对“默克”、“MK”未注册商标的在先使用符合商标先用权抗辩要点，即在原告申请涉讼商标之前，被告已经在同类商品上连续使用与之相近似的非注册商标，且该商标经过长期使用已经具有了较高的影响力和知名度。原告恶意抢注涉讼商标的行为有违诚实信用原则，侵害了被告的在先权利，构成了针对被告的不正当竞争，其诉讼主张不应得到人民法院的支持。
3、大量调查、收集证据形成我方的强大证据链，驳斥原告证据并形成鲜明对比以说服法官支持我方观点。
如果说诉讼是一场战役，那么毫无疑问证据就是双方交锋所使用的武器。因此，在奠定先用权抗辩代理思路的基石后，我们积极的寻找支撑上述论点的论据。
我们寻找出自企业成立至今十余年间的工业品买卖合同及票据，证明被告使用“默克”及“MK”商标进行电镀制剂产品生产及销售的时间，早于涉讼商标注册申请日。还有被告连续十余年来在行业期刊上刊登产品广告、宣传企业产品的合同及票据以及企业及产品多次进行评奖、获奖的荣誉证书等等。我们用上述证据以证明，被告及其使用的“默克”及“MK”未注册商标已为相同领域的消费者所认可，在相关公众中具有较高的知名度和影响力。
同时，我们又从原告的证据入手，通过比对两方的证据，力求使法官明显的感受到经过十余年来的经营，被告已发展成为一家生产经营能力较强、业内较具实力和良好声誉的专业企业。相反，证据表明，原告的涉讼商标注册于2012年，晚于原告使用默克商标的时间。同时原告根本不能证明其注册商标及产品已经取得了市场优势并因此取得一定的市场知名度，更不能证明其在被告使用“默克”及“MK”之前在相同或者类似商品上已经实际使用了该商标。因此与被告对商标的使用状态相比，原告的注册商标无论从设立时间、商标使用年限、产品经营规模、销售地域、市场知名度等各个方面根本就不具有可比性。所以，被告在生产中使用“默克”“MK”商标完全是出于自身经营及落实品牌发展的需要，不可能具有主观恶意，更没有攀附原告商誉的意图。相反是原告损害被告合法权益，有违诚实信用原则，其行为不仅不应当得到法律的保护，反而应当受到谴责。结合大量的证据，最终回归到被告作为善意的在先使用人，其行为不构成对涉讼商标的侵权，有权在原有的范围内继续使用该未注册商标的先用权抗辩论点。
最终，法院认可了我方的观点，判决：“被告提交的证据表明，其对默克及MK标识的对外使用起始于1999年，在时间上要早于原告申请注册两个商标的2011年和2012年，且被告对这两个标识的使用是持续性连贯性地使用，它将这两个标识印制在生产销售产品的外包装上，并以MK系列给产品命名，可以说，这两个标识已经成为了被告产品的象征，具有了商标的标识功能。……本案中，被告以默克和MK两个商标标识对外经营的时间持久，销售地域涉及广泛，且多年来花费了巨大的财力在权威杂志上进行广告宣传，应该具备了相应的市场知名度。且被告获得的荣誉也表明了其凭借多年的经营已然在电镀行业内获得了认可和美誉。基于上述情形，本院认为可以认定被告在先使用的默克和MK商标标识具有一定的影响力。……综上所述，被告对其使用的默克和MK商标标识应享有商标专用权，原告无权禁止被告在原适用范围内继续使用默克及MK商标标识，故对于原告主张侵权的诉讼请求，本院不予支持。而对于原告要求赔偿损失及合理支出的诉讼请求，本院依据上述事实亦不予支持。综上……判决如下：驳回原告全部诉讼请求。”
二、商标先用权的适用条件及思考
商标的注册与商标的使用一直以来都是商标法不断协调平衡的两个因素，虽然包括我国在内的多数国家的商标法中均采用注册制度，但这一做法并非因为商标的实质价值来源于商标注册行为，而是因为注册制度比使用制度具有明显更低的社会成本（包括权利公示成本、维权成本等），且更易操作。但商标的价值最终仍源于商标的实际使用行为，只有经过实际使用的商标才可能具有真正的识别作用。尽管如此，在13年修订之前的商标法对于未注册商标使用人的利益却较少涉及，尤其是对于善意在先使用人在商标侵权案件中的抗辩权利并未予以规定。这一情形意味着即便商标使用人存在在先善意的使用行为且该商标已具有一定知名度，其亦无法以此为由对抗商标注册人的侵权指控，其仍需要承担停止侵权，甚至赔偿损失的民事责任。【2】
2013年商标法首次明确的商标在先使用制度，既有利于更好的实现在先使用的未注册商标的使用权与在后注册的注册商标的专用权之间的利益平衡，又有利于遏制“商标虫子”以恶意抢注作为获利手段途径的不诚信行为，进一步确认了在先使用并有一定影响的未注册商标的法律地位及其相应的权益，是商标法修订的重大亮点。但同时，作为商标注册原则之下的有限例外，我国商标管理制度仍是“以商标注册制度为主，虽然法律上有必要给予在先使用的未注册商标一定保护，但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度”。因此，相较于注册商标专用权的保护，对于未注册商标使用权的保护应当有更严格的适用条件与限制。
根据上述办案回顾可知，商标先用权的界定需要严格的限制条件，重点有三。
其一，需要具有在先使用的客观事实，即：要求在权利人申请商标注册以前，在先使用人已经连续使用了该商标。
商标使用人对未注册商标的使用行为相较于注册商标的申请行为具有时间上的在先性，是主张商标先用权抗辩的时间要件及事实基础。如果不符合这一时间要件，就无法产生在先使用，也无从谈及商标在先使用抗辩制度。该要件是对在先使用行为时间点的限定。《商标法》第59条对于该时间节点定义为“商标注册人申请商标注册前”。根据该法律规定，在注册商标申请之前对非注册商标的使用，才符合在“先”使用。
其二，商标先用权附着的商品与商标专用权附着的商品应是同一种商品或者类似商品。
根据《商标法》第56条的规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。也就是说，如果未注册商标与注册商标在商标外观上不构成相同或近似，或者使用的商品不属于相同或者类似商品，则该未注册商标当然可以继续使用。
在此基础上，以避免混淆为原则，注册商标专用权可予禁止的是相同或类似商品上对相同或近似商标的使用行为。因此，使用人在注册商标禁用权范围内的使用才可 能侵害注册商标专用权人的利益，商标法也才有必要为先使用人设定有条件的侵权豁免制度。非类似商品上使用或使用的为不近似标识，与注册商标权人的权利范围无涉，更无需对此行使抗辩权。【3】
其三，在先使用的商标应具有一定的影响。
结合《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十八条之规定，“具有一定影响”应指“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。”
我国商标法以商标注册为管理及保护的原则，而未注册商标使用权是对注册商标专用权权利空间的挤压与限制，因此未注册商标只有在满足一定条件下才能够受到法律的保护。有一定的知名度或者影响力即是我国商标法对未注册商标提供法律保护的重要条件之一。
商标法要求未注册商标应当已经具备了一定知名度的立法本意，是为了保证未注册商标在此时已经能够发挥区分商品和服务来源的作用，如果刻意地阻断消费者已经在未注册商标与特定商业来源之间所建立的稳定认知，将可能使仅在申请时间上占先的注册商标权人不正当地获取在未注册商标之上积累的商誉，从而与商标保护制度的基本价值背道而驰。商标先用权抗辩制度确立的目的，是实现注册原则与使用原则之间的利益平衡，是对在先使用行为提供的一种附条件的保护。对未注册商标需要积累了一定商誉的要求，是为了确保它因在先使用行为，已经具有了应当受到法律保护的利益， 这也是商标法在注册原则之外设立先用权抗辩制度的正当性基础。【4】
三、结语
本案作为天津首例以非注册商标先用权成功对抗注册商标专用权的案件，曾经入选天津高院2015年度知识产权司法保护十大典型案例，结果虽已尘埃落定，但作为被告的代理律师，我们为胜诉感到欣慰的同时，此案件与商标使用乱象也值得我们及未注册商标使用权人思考与探究。
在这个案例中，被告先于商标注册人14年使用“默克”商标，但在企业十余年“做大做强”的过程中，却缺乏基础性的知识产权建立、忽视自发性的保护需求，这不得不说是与我国当今依法治国、加强保护知识产权的政策是相违背的。民营企业投入大量的精力、物力和财力进行企业宣传和品牌推广，却缺乏基本的权利根基，所谓的品牌建设也只是空中楼阁，甚至可能付出高昂的成本后徒为他人做嫁衣。这一案例中反应的问题和解决思路，值得广大企业在树立品牌意识和应对权属纠纷时汲取与考量。